1. 注冊(cè)
2. 全球注冊(cè)
3. 商標(biāo)注冊(cè)
4. 馬德里商標(biāo)注冊(cè)
5. 當(dāng)前位置

應(yīng)對(duì)商標(biāo)局引證馬德里國(guó)際注冊(cè)商標(biāo)駁回的四大要點(diǎn)

近年來(lái)中國(guó)的商標(biāo)申請(qǐng)量持續(xù)增高，通過(guò)馬德里國(guó)際注冊(cè)指定中國(guó)的申請(qǐng)量同樣表現(xiàn)強(qiáng)勁。

隨著申請(qǐng)和注冊(cè)體量的增加，在商標(biāo)申請(qǐng)過(guò)程中，出現(xiàn)與在先權(quán)利沖突的比例也隨之提高，例如，2018年國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局依職權(quán)駁回或部分駁回申請(qǐng)的比率高達(dá)40.8%，這當(dāng)中，引證在先馬德里國(guó)際注冊(cè)商標(biāo)的情形也越來(lái)越多。

針對(duì)引證馬德里國(guó)際注冊(cè)商標(biāo)駁回的情形，由于馬德里國(guó)際注冊(cè)體系的差異、國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局?jǐn)?shù)據(jù)更新滯后等原因，容易導(dǎo)致對(duì)引證商標(biāo)的分析不夠準(zhǔn)確，進(jìn)而使得克服注冊(cè)障礙的方案不當(dāng)。

在此，就一些常見(jiàn)的注意細(xì)節(jié)進(jìn)行總結(jié)，以供參考和交流學(xué)習(xí)。

首先，核查雙方商標(biāo)主體是否重疊

01實(shí)屬同一主體，但基本信息未統(tǒng)一

當(dāng)同一申請(qǐng)人的名稱、地址出現(xiàn)差異時(shí)，例如，名稱系不同語(yǔ)種文字呈現(xiàn)、名稱中公司形式全稱和縮寫(xiě)的差異、中國(guó)公司受讓國(guó)際商標(biāo)后無(wú)法顯示中文名稱、國(guó)際商標(biāo)注冊(cè)人的名稱和地址發(fā)生變更但未提交變更申請(qǐng)或提交了申請(qǐng)而國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)尚未更新數(shù)據(jù)，等等，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局通常會(huì)將其視為不同主體，進(jìn)而選擇駁回。

出現(xiàn)相應(yīng)情形時(shí)，可在駁回復(fù)審程序中提交相應(yīng)的文件證明或說(shuō)明，并根據(jù)情況單獨(dú)提交申請(qǐng)進(jìn)行名稱和地址的統(tǒng)一。

02屬同一集團(tuán)公司或有其他商業(yè)關(guān)系

同一集團(tuán)下屬的不同企業(yè)可能存在各自的商標(biāo)管理團(tuán)隊(duì)，就商標(biāo)注冊(cè)缺乏統(tǒng)一的管理，進(jìn)而致使出現(xiàn)內(nèi)部關(guān)聯(lián)公司之間的商標(biāo)沖突；

又或申請(qǐng)人與引證商標(biāo)所有人存在商業(yè)來(lái)往，是因?yàn)槟撤N商業(yè)原因由引證商標(biāo)所有人先進(jìn)行了注冊(cè)，等等。

針對(duì)這類情形，可以通過(guò)商標(biāo)所有權(quán)的統(tǒng)一；或，當(dāng)兩商標(biāo)存在一定差異時(shí)，也可采取商標(biāo)共存的方式，以達(dá)到克服駁回的目的。

其次，核查引證商標(biāo)是否為有效商標(biāo)

03引證商標(biāo)是否遭受中心打擊

當(dāng)馬德里國(guó)際注冊(cè)商標(biāo)遭遇“中心打擊”時(shí)，即根據(jù)《商標(biāo)國(guó)際注冊(cè)馬德里協(xié)定有關(guān)議定書(shū)》第六條第三款的規(guī)定“在注冊(cè)之起起5年期滿前，基礎(chǔ)申請(qǐng)、原注冊(cè)或基礎(chǔ)注冊(cè)在指定的全部或部分商品和服務(wù)商分別被撤回、無(wú)效、放棄或者最終駁回、撤銷、注銷或者被宣布無(wú)效，無(wú)論其是否全部轉(zhuǎn)讓，也不能再要求國(guó)際商標(biāo)給予的保護(hù)”，該商標(biāo)事實(shí)上為無(wú)效的在先權(quán)利，但實(shí)踐中，基礎(chǔ)申請(qǐng)/注冊(cè)國(guó)主管商標(biāo)局時(shí)常不會(huì)及時(shí)地向世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織（WIPO）通報(bào)基礎(chǔ)商標(biāo)無(wú)效的信息，致使WIPO和被指定國(guó)的數(shù)據(jù)滯后。

因此，應(yīng)及時(shí)核查國(guó)際商標(biāo)的基礎(chǔ)申請(qǐng)/注冊(cè)狀態(tài)，針對(duì)應(yīng)屬無(wú)效但未及時(shí)更新?tīng)顟B(tài)的情形，可致函相關(guān)主管商標(biāo)局請(qǐng)求向WIPO通報(bào)無(wú)效信息、并由WIPO向被指定國(guó)主管機(jī)構(gòu)作出通報(bào)。

04自身處于駁回復(fù)審的引證商標(biāo)勝算有幾何

WIPO商標(biāo)數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)外公開(kāi)，能夠查詢每件國(guó)際商標(biāo)的駁回或核準(zhǔn)記錄。

若引證商標(biāo)被駁回且已提交駁回復(fù)審申請(qǐng)，可根據(jù)其駁回通知分析其是否能最終獲準(zhǔn)注冊(cè)，例如引證商標(biāo)與其在先商標(biāo)的近似度、在先商標(biāo)的狀態(tài)及常規(guī)法律手段被移除的可能性等。

如果分析認(rèn)為引證商標(biāo)最終會(huì)被駁回注冊(cè)，僅僅是時(shí)間問(wèn)題，那么應(yīng)予考慮提交復(fù)審申請(qǐng)并從這個(gè)角度分析在先商標(biāo)的可預(yù)期狀態(tài)。

同時(shí)，也可分析引證商標(biāo)在復(fù)審程序中可能的不近似主張或裁定，以此支持相應(yīng)的復(fù)審理由。

第三，核查商標(biāo)和商品是否相似

05引證商標(biāo)指定商品類似群組是否劃分正確

與國(guó)內(nèi)直接遞交注冊(cè)申請(qǐng)不同的是，馬德里國(guó)際注冊(cè)接受非規(guī)范的指定商品和服務(wù)，在指定中國(guó)后，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局直接進(jìn)行翻譯，且多以直譯為主。

由于基礎(chǔ)申請(qǐng)或注冊(cè)的指定商品和服務(wù)不規(guī)范，翻譯也可能出現(xiàn)偏差，進(jìn)而可能導(dǎo)致類似群組劃分錯(cuò)誤，這直接使得國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局依據(jù)了錯(cuò)誤的分類進(jìn)行審查。

若出現(xiàn)此類情形，一則可在駁回復(fù)審程序中進(jìn)行詳細(xì)比對(duì)說(shuō)明，再則可嘗試與國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局申請(qǐng)糾正錯(cuò)誤翻譯或分類。

06引證商標(biāo)是否有放棄專用權(quán)情形

對(duì)商標(biāo)中放棄專用權(quán)部分的保護(hù)范圍的界定是一個(gè)難點(diǎn)，且沒(méi)有統(tǒng)一的實(shí)踐。

但在整體比對(duì)原則下，在兩商標(biāo)皆有其他顯著構(gòu)成要素時(shí)，以及放棄專用權(quán)部分與其余要素之間存在不同排列組合、空間位置關(guān)系及設(shè)計(jì)元素等，使得整體區(qū)分明顯，仍有較大空間在復(fù)審程序中認(rèn)定不近似，應(yīng)予嘗試。

就國(guó)際商標(biāo)放棄專用權(quán)的信息，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局網(wǎng)站并不會(huì)進(jìn)行顯示，需要核查WIPO數(shù)據(jù)庫(kù)的信息。

當(dāng)然，根據(jù)現(xiàn)行法律和實(shí)踐，聲明放棄部分標(biāo)志的專用權(quán)并不意味著一定符合法律關(guān)于可注冊(cè)性的規(guī)定，也不意味著國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局放棄必要的審查，其是另外一個(gè)復(fù)雜的法律問(wèn)題，需個(gè)案進(jìn)行分析。

最后，設(shè)法移除引證的國(guó)際注冊(cè)商標(biāo)

07爭(zhēng)取獲得在先商標(biāo)使用人的共存協(xié)議或同意書(shū)

商標(biāo)申請(qǐng)和保護(hù)全球化趨勢(shì)日益明顯，一般情形下，尤其是國(guó)際化企業(yè)，會(huì)在多個(gè)國(guó)家和地區(qū)申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)，不過(guò)時(shí)間可能有先后。

若申請(qǐng)商標(biāo)與引證商標(biāo)在其他國(guó)家和地區(qū)同時(shí)獲準(zhǔn)注冊(cè)，在相同或類似商品和服務(wù)上共存，這可以作為復(fù)審理由不近似的參考因素。

同時(shí)，考慮其他國(guó)家和地區(qū)的共存，可核查雙方是否已經(jīng)簽署全球性或區(qū)域性的共存協(xié)議，或借此契機(jī)達(dá)成共存協(xié)議，以有效克服駁回。

08正確計(jì)算國(guó)際注冊(cè)商標(biāo)撤三申請(qǐng)起算點(diǎn)

撤銷三年停止使用商標(biāo)申請(qǐng)已經(jīng)成為一個(gè)非常有效的移除引證商標(biāo)的法律手段。

對(duì)國(guó)際商標(biāo)的撤三申請(qǐng)，其起算時(shí)間尤為重要。

《商標(biāo)法》第四十九條第二款規(guī)定，需核準(zhǔn)注冊(cè)滿三年；

《商標(biāo)法實(shí)施條例》第四十二條的規(guī)定，國(guó)際商標(biāo)的核準(zhǔn)日期自該商標(biāo)延伸到中國(guó)駁回期限屆滿日起算，而非國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局網(wǎng)站上記錄的“國(guó)際注冊(cè)日期”。

因此，若國(guó)際商標(biāo)沒(méi)有駁回或部分駁回情形，對(duì)其提出撤三申請(qǐng)的時(shí)間為，WIPO網(wǎng)站記錄日期580 Date of recording (date of notification from which the time limit to notify the refusal starts) +駁回期限12個(gè)月(原屬局為同屬協(xié)定和議定書(shū)締約方)或18個(gè)月(原屬局為純議定書(shū)締約方)+三年；

若經(jīng)駁回復(fù)審而取得商標(biāo)專用權(quán)的，應(yīng)自駁回復(fù)審裁定日起算；

若存在異議、異議不予注冊(cè)決定復(fù)審及后續(xù)行政訴訟程序情形，應(yīng)自最終作出決定或判決的日期起算。

總而言之，馬德里國(guó)際注冊(cè)由于只有外文公告，沒(méi)有二次中文公告，必須盡可能查實(shí)具體的注冊(cè)事項(xiàng)才好定奪具體的復(fù)審策略，以免先入為主簡(jiǎn)單套用國(guó)內(nèi)商標(biāo)可能帶來(lái)的誤區(qū)。